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分析报告_美国注册商标单方撤销程序沈丘注册商标

商标新闻 2022-01-31 08:46:17 10 本站 五色时光      商标注册网 - 沈标网 - 沈丘注册商标网 - 沈丘商标网

五色时光关于美国注册商标五色时光单方撤销程序

的分析报告

为了改善虚假商标泛滥的现象,并使合规商标得到更有效保护,2021年12月18日,美国专利商标局(以下简称“USPTO”)正式实施了《2020年商标现代化法案》[1](以下简称“TMA”)的规定细则,其中新增两项可单方申请撤销注册商标的程序。相较于美国商标审判和上诉委员会(TTAB)的双方撤销程序而言,单方撤销程序以行政手段为个人、企业和USPTO提供了更快捷、更有效、更便宜的方式来打击虚假的注册商标,同时该新增程序也完善了美国商标注册的完整性。本报告主要从美国注册商标单方撤销程序概述、撤销流程、以及新政策下对深圳市场主体的相关建议三个方面进行分析,供有关部门及相关企业参考。

[1] https://www.uspto.gov/about-us/news-updates/uspto-implements-trademark-modernization-act

Part.1 美国注册商标单方撤销程序概述

美国注册商标单方撤销程序主要包括注册商标单方删除程序和注册商标单方重审程序,USPTO从2021年12月27日起正式接受这两个程序的申请。

✦✦

01

申请依据

1.注册商标单方删除程序(Expungementproceeding)

任何一方都五色时光能以注册商标从未被用于指定商品/服务项目进行商业交易为由,请求删除注册商标中的部五色时光分或全部商品/服务项目。

2.注册商标单方重审程序(Reexaminationproceeding)

任何一方都能以注册商标在相关特定日期或之前未在指定商品/服务项目进行商业交易为由,请求删除基于使用基础申请的注册商标中部分或全部商品/服务项目。

其中,当注册商标最初是以在商业中已使用为基础提交申请时,且在申请过程中未曾将申请基础变更为意图使用,申请的提交日五色时光期作为相关特定日期;当注册商标在申请过程中将申请基础从已使用变更为意图使用或最初是以在商业中的意图使用为基础提交申请时,申请基础的变更日期或提交使用声明的截止日期中较晚的日期作为相关特定日期。

✦✦

02

申请时限

序号

名称

时限

1

单方删除程序

商标注册之日起3年至10年之间提出申请。若是在2023年12月27日之前提起程序,需满足商标注册满3年,但不受10年限制。

2

单方重审程序

商标注册之日起5年内提出申请。

✦✦

03

申请资格

任何个人或企业都可以向USPTO申请启动注册商标单方撤销程序,但需提供申请人的姓名、所在地址及邮箱地址。在外国居住的申请人必须委托美国律师才能提交申请,且在提交申请的同时,除需提供前述信息外,还需提供律师的姓名、邮寄地址、邮箱地址以及律师资格信息。五色时光申请人可不指明代表其提交申请书的真实利益方的姓名,但USPTO局长有权在特定情况下要求提供该信息。例如,律师可以自己的名义而非客户的名义提出申请,但USPTO局长可能会要求律师提供客户的真实身份信息。

同时,即使没有个人或企业提出申请,USPTO局长也可以在掌握初步证据(“a reasonable predicate”)的情况下依职权自行启动注册商标单方撤销程序。

✦✦

04

相关费用

序号

单方撤销程序的费用类型

金额

1

申请人的申请费用

400美元/类

2

商标注册人的延期答复费用(可延期1个月)

125美元

✦✦

05

申请资格

为了防止该新增程序被滥用,USPTO规五色时光定了以下条款:

1.禁止反言条款,即针对先前已决的单方删除程序涉及的商品/服务项目,不可再提起单方删除程序,但不阻碍单方重审程序;针对先前已决的单方重审程序涉及的商品/服务项目,不可再提起单方删除程序及单方重审程序。

2.对于同个注册商标项下的相同商品/服务项目,如果同时涉及单方撤销程序、TTAB商标撤销程序或其他未决程序的,此时单方撤销程序可被授权优先进行,其余程序中止。

同时,TMA 赋予USPTO局长自由裁量权,用于衡量针对同一注册商标提出的要求删除或重审的申请数量,五色时光且该数量没有具体标准,原因如下:

1.鼓励从注册簿中清除任何未使用的商标;

2.若现有的法律保障措施不足以保护商标注册人免受可能的程序滥用,则USPTO 可以在未来的规则中对申请数量进行限制。

Part.2 美国注册商标单方撤销程序流程

✦✦

01

提交申请阶段

申请人须以书面形式并通过USPTO的商标电子申请系统 (TEAS) 提交请求,请求必须包括:

1.一份经核实的声明,声明申请人已经进行了合理调查,该注册五色时光商标的特定商品/服务项目未按规定在商业中使用,并附上一份简要的事实声明以解释申请的依据。

2.该注册商标的特定商品/服务项目在商业中未进行使用的初步证据(“a reasonable predicate”)。

3.已缴纳申请费用。

若申请人提交的文件不满足以上所有要求,USPTO将发出通知,给予申请人30天的补充材料时间。

申请人所提交材料满足要求后,USPTO会将包含请求和证据的申请材料上传到 TSDR(Trademark Status and Document Retrieval)[2]系统中,以供注册商标的相关记录公开查询。同时,USPTO还将向商标注册人或其代理律师发送电子邮件通知(若有相关的电子邮件地址记录),所有涉及该申请的文件都可在TSDR中查看,且商标注册人在此阶段暂时无需作出回应。

[2]

✦✦

02

审查申请证据阶段

USPTO 局长将综合五色时光考虑申请人所提供的证据以及争议商标的相关电子注册记录,以确定是否启动程序。

1.若初步证据成立,即申请启动注册商标单方删除程序的申请人能够证明该注册商标从未被用于指定商品/服务项目进行商业交易,或者申请启动注册商标单方重审程序的申请人能够证明该注册商标在相关特定日期或之前未在指定商品/服务项目进行商业交易,则USPTO局长将启动程序。

2.若初步证据不成立,则USPTO局长不会启动程序。

USPTO 局长决定是否启动程序的通知将发送给申请人和商标注册人,该决定为最五色时光终决定且不可复核。

✦✦

03

商标审查阶段

如果决定启动程序,则由USPTO继续审查流程,无需申请人的进一步参与,后续程序由商标注册人与USPTO之间进行。

USPTO 审查员将发出书面通知(office action),通知商标注册人或其律师有关程序,并要求提供注册商标在争议商品/服务项目上的使用证据以作出回应。除了在单方删除程序中两种特殊情况,一是基于外国注册号提交申请,二是基于马德里国际注册指定美国[3]的申请,可允许相关的未使用理由。

审查阶段也可能提出除使用之外的其他问题,例如要求由美国律师代理(若申五色时光请人居住于外国),或提供商标注册人的住所地址等。

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✦✦

04

商标注册人答复阶段

商标注册人需在三个月内做出答复。对于非最终审查意见通知(nonfinal action),商标注册人可以选择以125 美元的费用申请延期一个月。

商标注册人可以通过提供合理的证据,或从注册商标中删除部分或全部有争议的商品/服务项目来作为答复。

如果商标注册人及时答复,但答复不完整,USPTO 有权裁量是否给予商标注册人30天的时间来补充答复,但后续商标注册人向TTAB提出上诉或向局长提出申诉的时限不会相应后延30天。

如果商标注册人五色时光未在截止日期前作出答复,则审查程序将被终止,并视情况撤销注册商标的部分或全部商品/服务项目。在极少数情况下,如果商标注册人因特殊情况未能对审查意见作出答复导致其注册商标的特定商品/服务项目被撤销,商标注册人可以自实际知道撤销之日起2个月内提出申请,要求恢复注册商标并重新启动审查程序,但需同时针对审查员此前所下发的审查意见通知作出答复。

✦✦

05

审查决定阶段

如果商标注册人及时做出答复,USPTO审查员将考量所有证据,并作出决定是否撤销争议商标部分或全部商品/服务项目。

1.若商标注册人证明了商标的使用,或提供了两种特殊情况下(见“商标审查阶段”部分所述)可允许的未使用理由,USPTO将发布终止审查的通知,争议商标的商品/服务项目不会被撤销。

2.若商标注册人主动删除了所涉注册商标中所有争议中的商品/服务项目,USPTO将发布终止审查的通知,并撤销商标注册人所删除的注册商标中的部分或全部商品/服务项目。

3.若商标注册人无法证明商标的使用,除在单方删除程序中两种特殊情况外(见“商标审查阶段”部分所述),USPTO将针对商标注册人五色时光的证据或理由发出最后通知,并作出撤销注册商标的争议商品/服务项目的决定。同时,如果商标注册人不遵守相关规则要求,例如居住于国外的申请人不遵守由美国律师代理,或申请人未提供商标注册人的真实住所地址的相关要求,审查员将作出撤销整件注册商标的审查决定。

✦✦

06

上诉或请求重新审查

商标注册人可在审查决定作出后的三个月内请求重新审查该决定或者向 TTAB 提出上诉。如果商标注册人未提出重新审查请求或上诉,USPTO将发出终止程序的通知,对该注册商标做出全部撤销、五色时光部分撤销或者全部维持的决定。

单方撤销程序全流程可参考下图:

Part.3 新政策下对深圳市场主体的相关建议

新政策是一把双刃剑。一方面,TMA为深圳市场主体打击商标抢注行为提供了更便捷的新程序,从注册簿中撤销未按规定实际使用的冲突商标;另一方面,深圳市场主体在申请美国商标过程中需要更加严格规范每个程序,比如注意使用证据的真实性,减少商标注册后被撤销的风险。

✦✦

01

以按需申请为原则申请美国商标

申请递交前须确认所申请注册的商品/服务项目是否已实际使用或有意向使用,五色时光按实际需求进行美国商标申请注册。在什么商品/服务上使用就申请注册什么商品/服务项目,不盲目增加注册项目,申请注册的项目越多则意味着申请人提供使用证据的负担也会越重,部分申请人为“贪多”而增加一些不相关的商品/服务项目的商标注册的做法,反而会增加不必要的注册风险。

✦✦

02

用真实的使用证据申请美国商标

目前,未能如实提交使用证据已成为申请人涉嫌美国商标申请材料造假的主要理由之一。USPTO对商标使用证据的审查越来越严格,过往一些申请人采用PS等五色时光方式伪造使用证据的方式已无法规避USPTO严格的审查要求,即使商标获准注册,在新政策下后续也极大可能被撤销。因此,申请人应确保证据合法合规,并固定相关使用证据,确保之后面对商标撤销程序时能及时提供,而不能基于省钱、求快等目的制造虚假的使用证据,否则将构成虚假申请,增加商标的驳回或撤销风险。

✦✦

03

委托合法合规的代理机构进行申请

在甄选代理机构时切忌盲目追求低价,宣传低价注册的代理机构不仅难以保障服务质量,更可能因各种不合规而引起美国商标被驳回五色时光或撤销的风险,如涉及使用虚假签名、虚假注册地址、滥用USPTO账户等。因此,申请人应委托合法经营的商标代理机构进行申请递交,或者直接委托美国律师进行递交,专业的代理机构或美国律师将最大程度地对申请全流程进行把关,并减少日后面对商标撤销程序的相关风险。

支持单位

深圳市商标协会

深圳市商标协会成立于2005年,是由深圳市一些知名企业发起,由商标所有人、商标中介组织、商标管理人员、商标理论工作者以及个人组成的专业性、非营利性的社会团体。协会积极宣传、贯彻国家五色时光有关商标的法律、法规及政策;为企业长期提供商标案件调解服务;进行商标的调查、诊断、规划、出具商标鉴定意见报告;开展民间商标国内外交流与合作;协会自成立以来,已开展商标学术研讨、商标宣传培训百余场;提供电子证据认证固化服务上千次;为会员企业提供国内外商标监测并出具监测报告上万份;运营商标预警系统,提供商标公共服务。

供稿人|海外维权部卢仰红

内容来源于中国(深圳)知识产权保护中心,转载请注明出处

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