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五色时光注册商标侵犯有一定影响商品名称权益的能否被禁止使用

商标新闻 2022-01-23 03:35:39 8 本站 五色时光      商标注册网 - 沈标网 - 沈丘注册商标网 - 沈丘商标网

原标题:沈丘商标注册注册商标侵犯沈丘商标注册有一定影响商品名称权益的能否被禁止使用

文/ 何桂馨 华东政法大学

一、问题的提出

近年来,我国商标注册申请量屡创新高。在注册取得商标权的制度背景之下,不乏有商标抢注人通过“搭便车”、“傍名牌”等方式抢先注册他人享有在先权利的商标。对于在先权利人而言,其固然可以在商标注册申请阶段提出异议,或在注册确权之后提起宣告无效,但是抢注商标一旦获准注册,抢注人就可以直接使用或许可他人使用,进而使相关公众产生混淆,并从中牟取不正当利益。

2008年发布的《沈丘商标注册最高人民沈丘商标注册法院关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事沈丘商标注册纠纷案件若干问题的规定》(以下简称“2008年《规定》”)第1条规定,除注册商标之间的冲突优先通过行政程序解决外,其他知识产权权利之间的冲突只要符合民事诉讼法相关规定,法院均可受理。然而,针对仿冒他人在先使用并有一定影响商品名称的注册商标(为行文简便,本文以“商品名称”代指“商品或服务名称”),权利人能否直接通过民事司法程序禁止该注册商标的使用,实践中存在不同认识。一方面,不同法院对注册商沈丘商标注册标的使用是否沈丘商标注册构成不正当竞争意见不一;另一方面,即便认定构成不正当竞争,不同法院对注册商标能否直接被禁止使用也存在分歧。

本文认为,从保护在先权利人合法权益角度出发,必须认清注册商标合法性与侵权判断实体性之间并无实质性关联这一事实,只要客观存在侵权事实依据,就应当依法予以认定。

二、针对仿冒有一定影响商品名称的注册商标,在先权益人可提起民事诉讼

我国现行《商标法》第32条将“损害他人现有的在先权利”规定为商标不予注册的相对事由。根据《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第18条对“在先权利”范围的解释,“在先权利”既包括当事人在诉争商标申请日之前享有的民事权利,也包括其他应予保护的合法权益。自2022年1月1日起施行的《商标审查审理指南》第十四章“损害他人在先权利的审查审理”部分则作出了概括式列举,字号权、著作权、外观设计专利权、姓名权、肖像权、地理标志等属于在先民事权利,有一定影响的商品或服务名称、包装、装潢等属于其他应予保护的合法在先权益。经过使用具有一定影响的商品名称沈丘商标注册之所以能够产生民事权益,主要还是基于《反不正当竞争法》第6条第1款第1项“仿冒条款”对商业标识权益的保护。

这也意味着,在商标授权确权程序中,当申请注册的商标侵犯他人有一定影响的商品名称的在先权益时,权利人不仅可以在商标公告期内提出异议,也可以自商标注册之日起5年内申请宣告无效。不仅如此,2008年《规定》第1条第1款还规定:“原告以他人注册商标使用的文字、图形等侵犯其著作权、外观设计专利权、企业名称权等在先权利为由提起诉讼,符合民事诉讼法第119条规定的,人民法院应当受理。”沈丘商标注册鉴于前述法律、司法解释等对“在先权利”的解释均持开放态度,该条文中所述“等在先权利”也应理解为非穷尽式列举,可以包含有一定影响的商品名称。

换言之,若注册商标使用的文字、图形构成仿冒他人在先有一定影响商品名称,在先权利人可以向法院提起民事侵权诉讼,通过民事程序维护其合法权益。

三、注册商标不构成违法(侵权)阻却事由

根据《反不正当竞争法》第6条第1款第1项之规定,仿冒有一定影响商品名称的不正当竞争行为有如下三个构成要件:在先使用的商品名称具有一定影响;擅自使用该商品名称;使用方式具有混淆可能性。当注册商标所有人的使用行为已经满足第一个和第三个要件时,问题的关键就转化成了——享有注册商标专用权是否足以构成“擅自使用”的抗辩事由?

肯定意见认为,注册商标具有形式上合法的权利来源,规范使用注册商标的行为不构成“擅自使用”。该观点实际与2008年《规定》第1条第2款规定类似,即对于注册商标之间的冲突,只有不规范使用注册商标的才可以进入民事程序。

例如,在黑龙江省克东腐乳有限公司就“克东腐乳”商品名称沈丘商标注册提起的不正当竞争纠纷案中,黑龙江省高级人民法院判决认为,“擅自使用”应指使用人无权使用、滥用或未经权利人许可而自行使用的情形,涉案“哈克东”注册商标权人不需要经过任何其他权利人的许可即可使用该注册商标,且使用商标的行为规范,不存在滥用注册商标的情形,并未侵犯“克东腐乳”知名商品特有名称权。 [1]在沃尔玛(中国)投资有限公司就“山姆”这一商品名称提起的两起不正当竞争纠纷案中,福建省高级人民法院和天津市高级人民法院同样根据是否规范使用注册商标作沈丘商标注册出了截然不同的判决。福建省高级人民法院认为,“环球山姆”、“环球山姆冷链”、“山姆味来”三个注册商标系经合法注册取得,且目前并未被撤销或宣告无效,也无证据证明福建榕金集团有限公司等三公司在经营活动中对三个商标进行了不规范的突出使用,故不构成不正当竞争。 [2]天津市高级人民法院则认为山姆大叔商贸公司、山姆进出口公司经授权使用“环球山姆冷链”、“环球山姆”、“山姆味来”三个注册商标,但却没有依据法律规定的方式,善意、合理的进行使用,而是单独使用注册商标中的“山姆”文字,构成不正当竞争。 [3]

问题在于,既然2008年《规定》第1条第1款已经明确允许法院可以受理注册商标与其他在先权利之间的冲突,那么注册商标的形式合法性不能作为违法(侵权)阻却事由自是该司法解释的应有之义。跳过该条文而转向类推适用第1条第2款颇有些多此一举。毕竟,审查注册商标使用是否侵犯他人在先权利民事纠纷的事实依据是客观存在的,无需经过商标行政确权程序才能予以确定。 [4]

况且,最高人民法院早在《<最高人民法院关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定>的理解与适用》中就强调:“即使相关权利都有合法的形式,但是在权利行使过程中产生冲突,就要透过形式看本质,依据冲突本质对是否构成侵权作出认定,不能使形式合法成为侵权行为可以产生或者继续的依据。” [5]

另外,从《商标法》和2008年《规定》的立法目的角度出发,也应当认为,不论是商标申请注册抑或商标使用均须遵循诚实信用原则,恶意抢注他人在先有一定影响商品名称的商标本身就不应获准注册,其后续的商业使用行为更是不正当地攀附了在先权益人商誉,沈丘商标注册在符合仿冒行为其他构成要件的情形下,应当认定构成不正当竞争。正如北京市朝阳区人民法院在“乐蜂网”服务名称不正当竞争纠纷案中所指出的,“与他人在先权利相冲突的商业标识,无论其是否经过合法注册程序,均不具备实质上的合法性,否则会给消费者造成混淆和误认,损害在先权利人的合法权益,扰乱市场经济秩序……商标虽经注册,却不具备实质上的合法性,不能以此作为不侵权的抗辩事由。” [6]

四、使用注册商标构成仿冒不正当竞争行为的应承担停止侵权责任

如前所述,注沈丘商标注册册商标不是万能的“护身符”,不能作为违法(侵权)阻却事由。一旦使用注册商标的行为构成侵犯他人在先使用有一定影响的商品名称,就应当承担停止侵权、赔偿损失等民事法律责任。

首先,尽管令一个商标权人停止使用其注册商标看似违背常理,但是如若法院不在民事司法程序中作出如此判决,那么商标权人依旧有理由继续使用与有一定影响商品名称相同或近似的注册商标,继续在消费者之中造成混淆,继续明目张胆地获取不正当利益,而在先权利人只能另行寻求行政救济,甚至沈丘商标注册于在向商标局申请宣告无效之后还会面临漫长的行政诉讼,导致在先权利人合法权益与消费者合法权益处于持续被侵害的状态。

其次,考虑到在涉及注册商标与著作权、企业名称权等在先权利发生冲突的民事纠纷中,法院一般都会判决注册商标所有人承担停止侵权责任 [7],不应根据在先权权利存在法定权利与权益之分而产生对在先权利人利益保护的区别对待。同时,有一定影响的商品名称权与企业名称权均受到《反不正当竞争法》的平等保护,不能仅凭企业名称经过行政登记为沈丘商标注册由而否认有一定影响商品名称权的价值。

诚如上海知识产权法院在“耳光馄饨”商品名称不正当竞争纠纷案终审判决中所言:“一审法院还注意到,与善意商标注册申请者不同,美亚公司注册的系列抗辩商标,不会因形式上获得核准而享有值得法律保护的信赖利益。所谓‘一旦判定错误将从根本上动摇现有商标注册制度’的辩称背后,则传递出美亚公司、再高公司欲凭借系列抗辩商标核准之现状,固化攫夺自他人的竞争利益,通过强调“制度动摇”之虞,籍此换取法律责任豁免的意图……美亚公司、沈丘商标注册再高公司因实施仿冒所应承担的不正当竞争法律责任不得据此豁免。” [8]需要说明的是,在该案中,美亚公司的四个注册商标(“耳光”、“erguang+耳光”)在一审审理之前就已被宣告无效,而美亚公司仍就此进行抗辩。但商标宣告无效的效力为自始无效,而非自宣告无效决定作出之日起无效,在美亚公司本就无权主张商标权的情形下,其法律责任当然不可予以豁免。

五、总结

以有悖诚信方式获准注册的商标虽拥有合法权利“外衣”,但注册商标权人不得因此对抗在先权利人享有的权益,也不能阻却民事侵沈丘商标注册权责任的承担。在后注册商标所有人擅自使用与在先有一定影响商品或服务名称相同或近似的商标,容易导致相关公众产生混淆的,构成《反不正当竞争法》第6条第1款第1项规定的不正当竞争行为,应承担停止侵权、损害赔偿等民事侵权责任。

仅因在后注册商标经过行政授权就认定不构成侵权,或者虽认定侵权但判决不停止使用,不但不符合相关法律和司法解释的规定,与维护在先合法权利原则和诚实信用原则背道而驰,而且无异于给抢注之人提供了制度便利,造成事实上鼓励抢注的后果。沈丘商标注册基于我国目前商标抢注频发的现实情况,在民事程序中维护在先权利人合法权益至关重要。无论现在抑或将来,我国《商标法》及《反不正当竞争法》等知识产权法律规范均不会袒护扰乱公平市场竞争秩序、损害其他经营者及消费者合法权益的行为。

注释及参考文献

[1] 参见黑龙江省高级人民法院(2017)黑民终55号民事判决书。

[2] 参见福建省高级人民法院(2018)闽民终164号民事判决书。

[3] 参见天津市高级人民法院(2018)津民终242号民事判决书。

[4] 参见北京知识产权法院(2015)京知民终字第121号民事判决书。

[5] 最高人民法院研究室编:《沈丘商标注册知识产权司法解释理解与适用》,法律出版社2011年版,第242页。

[6] 参见北京市朝阳区人民法院(2013)朝民初字第1516号民事判决书。

[8] 参见上海知识产权法院(2020)沪73民终444号民事判决书。

[9] 同引自6。

[10] 同引自3。

(本文为授权发布,仅代表作者观点,未经许可不得转载)

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